从KP Permanent Make-up Inc. V. Lasting Impression Inc.一案看美国商标法定合理使用原则

作者：邱进前    文章来源：本站原创    点击数：    更新时间：2007-4-27

发表于《中华商标》2005年第5期

摘要：商标合理使用原则是商标法的重要组成部分，是对商标权利人的权利限制。该原则的目的是为了平衡商标权利人与他人的合法权利以及兼顾社会公共利益。美国1946年的《Lanham法令》规定了商标法定合理使用原则，对商标权利人的商标独占权进行一定的限制。然而，对于该原则的构成要件以及其与混淆可能的关系如何，学说和法院的看法各不相同。最近，美国最高法院利用KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression, Inc.一案，全面阐述法定合理使用原则并分析成就法定合理使用之抗辩的构成要件。其判决统一了司法实践中关于该问题处理的不同做法，澄清了法定合理使用之抗辩与混淆可能的关系，在商标法发展历史进程中具有重要意义。

Abstract: The system of trademark fair use, which is to somehow prevent trademark holder’s exclusive rights, is one of important mechanisms of trademark law. The purpose of the fair use is to balance trademark holder’s exclusive rights, third party’s rights as well as public interest as well. In the US, The Lanham Act 1946 contains a classic fair use provision, which limits trademark holder’s exclusive rights. However, both the courts and academic disagree with the elements of the classic fair use defense and its relationship with the likelihood of confusion. Recently, the Supreme Court of United States analyzed the elements of the classic fair use defense in KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression, Inc. This analysis seems to clarify the relationship between the classic fair use and the likelihood of confusion and makes significant contribution to the development of trademarks law in the US.

关键词：法定合理使用；混淆可能；举证责任
Key Words: Classic Fair Use, Likelihood of Confusion, Burden of Proof

2004年12月8日， 美国最高人民法院就倍受关注的KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression, Inc.一案作出终审判决。审理法官一致认为，在商标侵权案件中，即使混淆可能（Likelihood of Confusion）存在的情况下，法定合理使用（Classic Fair Use）之抗辩也能成立，被告在提出法定合理使用之抗辩时，并没有义务否定混淆可能。该判决全面阐述法定合理使用原则并分析成就法定合理使用之抗辩的构成要件，澄清了法定合理使用之抗辩与混淆可能的关系，统一了司法实践中关于该问题处理的不同做法，在商标法发展历史进程中具有重要意义。本文拟简要介绍并评析KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression, Inc.一案，探讨美国商标法定合理使用原则的最新发展。

一、案情介绍

（一）案件事实

原告（Lasting Impression, Inc.）和被告（KP Permanent Make-up Inc.）[①] 都是持久化妆（Permanent Make-up）行业直接的竞争者。持久化妆主要是指在皮肤的表皮层内植入色素，通常用来掩盖伤疤、延长眉毛和创造持久的眼线等，让人时时刻刻都感觉到刚刚化妆的效果。这种化妆效果通常能够持续2-3年，非常方便，为广大美容消费者所喜爱。色素是持久化妆行业的主打产品，这种色素通常是瓶装的，有多种颜色可供选择。原被告都生产并销售各自的色素产品。

1992年，原告开始把“Micro Colors”作为商标使用在其色素产品上。[②] 1993年，经原告申请，该标记被美国专利与商标局核准为注册商标。1999年，该商标取得无可置疑的（Incontestable）资格。[③]

早在1991年，被告就开始在其色素产品瓶子上的标签使用“micro color”[④]， 来描述其产品的色素程度和颜色种类以及进行相关的市场宣传。比如，被告在其黑色素产品的瓶子标签上标有“MICROCOLOR：BLACK”字眼。1999年，被告开始在其宣传单上使用“micro color”。

2000年1月，原告致函被告，声称被告未经其许可擅自使用其商标，侵犯原告商标权，要求被告停止使用“micro color”字眼。2000年3月，被告（反诉中的被告）向地方法院提起诉讼，请求法院裁决其没有侵犯原告的商标权并有权使用“micro color”。原告（反诉中的原告）提出商标侵权的反诉。

（二）双方的诉讼请求

原告认为被告擅自使用其注册商标，构成侵犯其商标专用权，请求法院判令禁止被告使用“micro color”字眼。被告则认为，其使用“micro color”字眼是一种法定合理使用，不侵犯原告的商标专用权，要求法院作出有利于自己的简易裁决。

（三）双方争议的焦点及理由

本案的焦点是被告使用“micro color”字眼来描述自己的产品是否侵犯原告“Micro Color”注册商标权，被告法定合理使用之抗辩是否成立。原告提供了初步证据证明了其是商标权人和被告的使用造成混淆可能，因此，被告未经许可擅自使用其商标，侵犯了原告的商标权。被告则认为其有权使用“micro color”字眼而且没有侵犯原告的商标权，理由可以分为三大类。第一类是原告没有取得商标权，因为“micro color”是产品的通常名称，而且原告也是在这个意义上使用该字眼的，而通常名称是不受商标法保护的；或即使“micro color”不是产品的通常名称，则是描述性语言，而该字眼还没有获得“第二含义”（Secondary Meaning）而不受商标法保护；或原告没有证明混淆可能之存在。第二类是即使原告取得商标权，但由于其不能证明混淆可能而导致商标侵权不成立。第三类是在原告取得商标权的情形下，被告也可以根据法定合理使用之抗辩和使用在先原则（Prior Use）来合法使用“micro color”字眼。限于篇幅原因，本文主要探讨法定合理使用，被告提出的其他事由本文不涉及。

 

二、法院的裁定及分析

地方法院认为，被告使用“micro color”字眼来描述自己的产品，而不是把它作为商标使用，而且被告的使用是善意的、公平的、适当的，其法定合理使用之抗辩成立，并据此作出有利于被告的简易裁决。[⑤] 然而，联邦第九巡回上诉法院却推翻地方法院的简易裁决，裁定商标侵权成立。其理由是，被告在主张法定合理使用之抗辩时，没有否定混淆可能之存在，因此该抗辩不成立。被告不服上诉法院之裁决，上诉到最高法院。最高法院最后推翻了上诉法院的裁定，认为其关于被告有义务举证否定混淆存在是错误的，从而支持了被告关于法定合理使用之抗辩，认定商标侵权不成立。最高法院采用法律解释学和立法史学等方法，从以下五个方面来具体分析其裁定。

第一、法条的文字解释

最高法院认为，辨析法定合理使用之构成要件，最根本的着手点是法条本身。法定合理使用是由《Lanham法令》第1115节（b）(4)所规定的，该条款允许第三人善意、合理、描述性地使用他人的名称（Name）、短语（Term）、或图案（Device）来描述自己的产品或服务。[⑥] 为了满足法定合理使用的要求，被告应证明其同时符合三个条件：（一）被告的使用是描述性的而非商标意义上的使用，即被告必须证明其使用的目的在于描述自己产品或服务的质量和特征，而不是在于区别产品或服务的来源；（二）被告的使用是为了描述自己的产品或服务；（三）被告的使用是善意的、合理的。法定合理使用通常适用于一个标记拥有第一含义（Primary Meaning）和第二含义（Secondary Meaning），而第三人以描述性而非商标意义上使用其第一含义之情形。[⑦] 在Re Dual-Deck Video Cassette Recorder Antitrust Litig一案中，原告是VCR-2的商标权人，被告出售一种带有两个录象机（Videocassette Recorders）的接受器，在录象机上分别标有“VCR-1”和“VCR-2”，法院认为，“VCR-2”作为商标已经具有第二含义而区别于“VCR-2”的第一含义，被告是在“VCR-2”的第一含义，以描述性方式而非商标意义上使用原告商标“VCR-2”，而且该使用是善意的、合理的。因此法定合理使用抗辩成立。[⑧]

通过解释该法条，最高法院指出，法定合理使用的构成要件中并没有包含混淆可能。因此，联邦第九巡回上诉法院要求被告在提出法定合理使用之抗辩时否定混淆可能是没有法律依据的。

第二、法条的整体结构解释

最高法院认为，从法定合理使用法条的整体结构和上下文来看，被告也无须否定混淆可能。《Lanham法令》第1115节（b）构建了法定合理使用制度的整体框架，在商标侵权诉讼中，原告必须证明：（1）原告是商标权人；（2）商标侵权事实，即被告的使用“可能引起[消费者]混淆、误认、或受欺骗”[⑨]。如果原告满足了这两个要件，则被告可以提出包括法定合理使用在内的九个抗辩来反驳原告的商标侵权主张。[⑩] 从这个整体框架分析可以看出，原告若想在商标侵权案件中胜出，就必须证明存在混淆可能。相反地，若原告不能或不愿证明存在混淆可能，则被告根本就没有必要提出法定合理使用之抗辩，因为原告本身就会无法证明存在混淆可能而输掉诉讼。从原告已经证明了混淆可能可以推出，被告在提出法定合理使用之抗辩时，没有义务也没有必要重新否定混淆可能。

第三、立法目的

法定合理使用的立法目的在于“商标的注册人或持有者不能将某一描述性的短语作为其独占使用的权利加以限定，从而剥夺他人对其商品进行准确描述的权利。”[11] 由于商标法允许叙述性短语在获得“第二含义”的情况下成为商标，为商标权利人专用，这势必将限制他人使用原本属于公共领域的短语的权利，因此原则上讲，如果他人在“第一含义”上叙述性地使用他人商标，商标权利人无权阻却。

为成就法定合理使用之抗辩，若要求被告证明证明不存在混淆可能，则该抗辩将没有存在的必要，该立法目的也无法实现。如上所述，若被告能够否定混淆可能，则商标侵权就不成立了。被告无须舍易求难，再证明法定合理使用之抗辩的其他要件，来对抗原告的商标侵权诉讼。因此，最高法院指出，联邦第九巡回上诉法院的分析无法解释法定合理使用之抗辩存在的必要性。

联邦第九巡回上诉法院引用的论据来支持其关于被告有义务否定混淆可能的看法有二。一是联邦第五巡回上诉法院在Zatarains Inc. V. Oak Grove Smokehouse一案中的相关论述；二是美国著名商标法专家McCarthy教授关于法定合理使用的观点。McCarthy教授认为“只有没有引起混淆可能的使用才能被认为是‘合理的’”，因为“商标法的宗旨是避免混淆可能”[12]。但联邦第九巡回上诉法院只是简单地引用，并没有具体地加以分析。这些观点并不能看出《Lanham法令》第1115节（b）关于法定合理使用之抗辩要求被告否定混淆可能。商标法的目的之一在于避免消费者对产品或服务的来源产生混淆，但这并不是惟一目的。除此之外，商标法还肩负着维护消费者低成本地获取信息、保护社会公共利益、促进公平竞争之重任。在法定合理使用之抗辩上，国会尤其强调社会公众有权在非商标意义上、善意的、合理的使用描述性词语，以维护社会公众利益。因此，被告提出法定合理使用之抗辩无须否定混淆可能。

第四、法定合理使用的立法史

从法定合理使用的立法史来看，法定合理使用抗辩之成立也没有要求被告否定混淆可能。在设计法定合理使用制度时，国会不但考虑到维护商标权人的合法权利，而且非常重视社会公共利益，该制度是为了确保“每个人都有权使用英语语言。。。。。。并确保没有人能够独占英语语言”[13]。如果国会的意图是混淆可能是法定合理使用的要件之一的话，则国会可能要求被告证明其使用“不可能欺骗消费者”[14]。然而，国会并没有使用这样的语言。

第五、普通法（Common Law）基础[15]

从普通法发展历程上来看，法定合理使用之抗辩也没有要求被告否定混淆可能。描述商标通常无法获得普通法上的保护，[16] 只有当描述性词语获得“第二含义”后，普通法才给予相当有限的保护。这些相对有限的保护也要受到合理使用抗辩的约束。普通法没有赋予商标权人独占使用描述性词语的权利，他人有权合理地、善意地、描述性地使用描述性词语。[17] 从早期的案例可以看出，合理使用没有要求否定混淆可能。在William R. Warner & Co. V. Eli Lilly & Co.一案中，法院认为“他人使用类似[描述性]标记来描述自己的产品并没有法律上或道德上的错误，即使它客观上引起公众对产品产生误认”。[18]

三、 结论

从美国最高法院在KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression, Inc.一案关于法定合理使用与混淆可能的阐述，我们可以看出美国商标法上法定合理使用原则的几点发展。

第一、商标法保护的价值取向

该判决试图重新平衡商标权人和他人的利益。商标权人通常对于其商标享有绝对的、排他的权利，未经商标权人许可，他人不得使用。然而，从该判决似乎可以看出，法律对于描述性商标（Descriptive Mark）权人的保护有所弱化。对于描述性商标，商标权人不再拥有绝对的、排他的权利，他人可以在非商标意义上、描述性地使用该标记来描述自己的商品或服务，即使该使用在某种程度上造成消费者的混淆。最高法院认为，商标权人在选择描述性词语作为商标时就应承受其商标可能被他人合理使用的风险，即使混淆可能实际存在，这体现了商标法有所弱化了（描述性商标的）商标权人的保护，从而充分考虑了他人使用描述性词语的权利。

第二、法定合理使用与混淆可能之关系

被告在提出法定合理使用抗辩时，无须考虑混淆可能，即法定合理使用可以与混淆可能共存。最高法院认为，即使混淆可能存在的情况下，法定合理使用之抗辩也能成立。

第三、举证责任分配

在商标侵权案件中，原告负有证明混淆的责任。原告除了应该证明自己是商标权利人外，还应该提供证据证明被告使用了与原告注册商标相同或相似的标记，可能或实际造成消费者的混淆。若被告提出法定合理使用之抗辩，证明混淆的举证责任并没有从原告转移到被告身上。为成就法定合理使用之抗辩，被告无须提供证据来否认混淆可能。

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[①] 该案最早是由KP Permanent Make-up Inc.向地方法院提起的，Lasting Impression I, Inc.提出反诉，接着Lasting Impression I, Inc.不服地方法院的裁决向联邦上诉法院第九巡回庭提出上诉，最后，KP Permanent Make-up Inc.向最高法院提出上诉。为了讨论方便，本文不区分当事人在不同诉讼阶段的不同称谓。

[②] 美国是商标使用主义国家，因此，原告只要在法定意义上使用了商标，就取得商标权，而无须注册。但在实践中，商标权人通常也申请商标注册，取得注册商标权。与未注册商标权相比，注册商标具有证据法上的效力，即注册商标证可以证明注册商标权人的注册商标权。

[③] 根据《Lanham法令》第1065节的规定，注册商标只要满足连续5年的商业使用而且申请时仍在使用的条件，就可获得无可置疑的资格。该制度设计的目的主要在于承认经过相对长时间使用的商标的稳定性，保护商标权人的合法利益。但是，获得无可置疑资格的商标并没有豁免被告提出的合理使用之抗辩。

[④] 除了使用“micro color”外，被告还使用了“microcolor”和“micro colors”。由于这些词语的细微差别对本案没有实质性影响，法院仅考虑使用“micro color” 和“micro colors”字眼。

[⑤] 地方法院作出有利于被告的简易裁决，其原因除了被告的法定合理使用之抗辩外，还认为“micro color”是产品的通用名称或者即使不是产品的通用名称的话，那便是不具有第二含义的描述性词语，不受商标法保护。

[⑥] See《Lanham法令》第1115节（b）(4)。

[⑦] See 318 F. 3d 900 (9th Cir. 2003)，第1292页。

[⑧] See Re Dual-Deck Video Cassette Recorder Antitrust Litig, 11 F.3d 1460 (9th Cir. 1993), at 1467。

[⑨] See《Lanham法令》第1115节（b）。

[⑩] 这九种抗辩包括（1）商标注册或不可置疑资格是通过欺诈取得的；（2）商标被商标权人放弃；（3）商标不是用在被核准的商品或服务上；（4）法定合理使用；（5）使用在先；（6）根据州或外国法律在特定区域注册在先；（7）商标的使用违反美国反托拉斯法；（8）功能性商标，譬如为了有效竞争；（9）违反衡平法原则。参见《Lanham法令》第1115节（b）（1）至（9）。

[11] See 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992)，第306。

[12] See McMarthy J. Thomas, McCarthy on Trademarks & Unfair Competition (McMarthy), 2003, § 11:47, at 11-95。

[13] H.R. 102 Hearings 72。

[14] H.R. 5461, 77TH Cong., 1st Sess. § 33(b)(4), at 28 (1941)。

[15] 在《Lanham法令》之前，法定合理使用之抗辩主要由普通法发展而来，《Lanham法令》只是汇编了普通法的相关规则。

[16] See Armstrong Paint & Varnish Works v. Nuenamel Corp., 305 U.S. 315, (1938)，第335页。

[17] See Thaddues Davids Co. V. Davids, 233 U.S. 461, (1914)，第470页。

[18] See William R. Warner & Co. V. Eli Lilly & Co., 526, (1924)，第528页。

 

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