美国商标合理使用与混淆理论研究

作者：邱进前    文章来源：本站原创    点击数：    更新时间：2007-4-27

目次

一、商标显著性
（二）商标的显著性
（二）叙述商标与第二含义

二、法定合理使用
（一）法定合理使用的构成要件
（二）法定合理使用与混淆之关系

三、指示性合理使用
（一）指示性合理使用的构成要件
（二）指示性合理使用与混淆之关系

四、我国商标合理使用制度
（一）我国商标合理使用制度之现状
（二）我国商标合理使用制度之完善

五、结论

摘要：商标合理使用是商标权限制的核心和首要内容，是平衡商标权与社会公共利益的有效途径。在商标权私益扩张的今天，有必要建立并完善合理使用制度以适当限制商标权，保护社会公共利益。本文详细介绍美国1946年《Lanham法令》第1115节（b）（4）规定的法定合理使用原则和法官创设的指示性合理使用原则的内涵、适用范围、构成要件，分析并评价合理使用原则与混淆可能的关系。最后，笔者探讨我国合理使用立法现状及存在的不足，并借鉴美国相对发达的立法和丰富的司法实践，提出完善我国合理使用制度相关建议。

关键词：显著性、法定合理使用，指示性合理使用、混淆可能

一、商标显著性

（一）商标的显著性

商标是区别不同商品或者服务来源的标志，由文字、图形或者其组合构成。[1] 商标的显著性是指消费者据以区别不同生产者、消费者所提供的产品或服务的特性。[2] 商标应具有显著性（Distinctiveness or Distinctive Character）[3]，才能发挥区别的功能。商标显著性是商标构成的重要要素，是商标注册的实质要件与积极要件。缺乏显著性的标记，无法发挥区别功能，故各国商标法通常规定，不得申请注册成为商标。

对于商标显著性，立法上一般采取两种方式加以界定：肯定性界定和否定性界定。譬如，德国商标法第3条第（1）款规定，任何能够将其使用的商品或服务与使用其他标志的商品或服务相区别的标志，可以作为商标获得保护。这就是肯定性的界定。[4] 否定性界定通常把缺乏显著性的情况列举出来，譬如我国商标法第11条规定，商品的通用名称、图形和型号；直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；其他缺乏显著性的，因为缺乏显著性而不得作为注册商标。除了立法上对商标的显著性进行规定外，学理上也根据商标显著性的强弱把商标划分为不同类型。美国学者和司法实践把商标分为创造商标（Coined Mark）、任意商标（Arbitrary Mark）、暗示商标（Suggestive Mark）和叙述商标（Descriptive Mark）。[5] 前三者本身具有较强的显著性，可以自动地受到商标法律的保护。[6] 后者主要描述产品或服务的质量或特征，其本身不具有显著性，无法发挥商标的识别功能，从而不受商标法律的保护。譬如，把“豪华与舒适”用于汽车，“柔软”用于毛巾，“新鲜”用于水果等。这是关于商标显著性的一种静态分析。商标的显著性不是一成不变的，并非绝对的。从动态的角度去把握商标的显著性才更合理、准确。商标的显著性随着时间的推移，商标的强弱程度会有所差异。经过时间的推移，有些商标的显著性会有所减弱，相反地，有些商标弱商标（Weak Mark）可以经过使用而成为强商标（Strong Mark），甚至有些本身缺乏显著性而不能成为注册商标的标记可以通过后天的使用而获得显著性。

（二）叙述商标与第二含义

虽然叙述商标因本身缺乏显著性而不受商标法的保护，但叙述性词语可经过长期的使用，具有区别于其“第一含义”（Primary Meaning）的“第二含义”（Secondary Meaning）[7] 而具备显著性。具有“第二含义”的叙述性词语可以注册为商标，而在“第二含义”上受商标法律的保护。

“第二含义”原则最早由英国法院所创设，美国法院后来加以采用。美国法院最早在Gout v. Aleploglu一案中适用了“第二含义”原则。该案的原告使用“Pseesndede”作为其出口土耳其手表的商标，该字的土耳其语意思是“Warranted”（保证或担保），被告在其产品上也使用了该商标。原告认为，被告的使用侵犯了其商标权，请求法院裁决被告停止使用。被告则辩称，“Pseesndede”是叙述性词语，原告无权独自使用。法院则以“Pseesndede”经过原告长期的使用具有“第二含义”而作出有利于原告的裁决。[8] 在Armstrong Paint Varnish Works v. Nu-Enamel Corp.一案中，原告使用了“NU-ENAMEL”作为其油漆产品的商标。美国最高法院认为，尽管“NU-ENAMEL”相同于“New Enamel”，属于叙述性词语，但“NU-ENAMEL”经过原告长时间的、大范围的使用而获得普通法上的“第二含义”，而应该受到商标法的保护。[9]

叙述性词语是否已经获得“第二含义”，是个事实问题，由法院在个案中加以认定。主张商标侵权的原告有义务证明其使用的叙述性词语已经获得“第二含义”。[10] 原告可以提供他人已经注册了类似词语作为商标，连续5年或5年以上的商业使用，或者获得显著性的事实依据等证据，供法院审查。[11] 在认定一个叙述性词语获得“第二含义”，法院通常会综合考虑下列五个因素：一、系争商标的“第一含义”已经丧失；二、原告首先而且独家使用；三、经过原告长时间、大范围使用；四、消费者公认了其为表彰某特定商品或服务的来源；五、救济原告可以避免被告“搭便车”或不正当竞争行为。[12]

若叙述商标获得无可置疑的（Incontestable）地位，法律上就承认该叙述标记获得了“第二含义”。 根据《Lanham法令》第1065节的规定，注册商标只要满足连续5年的商业使用而且申请时仍在使用的条件，就可获得无可置疑的地位。[13] 因此，在这类案件中，原告只要说明其叙述商标获得无可置疑的地位，而无须再证明它拥有“第二含义”。

经过长时间、大范围的使用，叙述性词语获得了“第二含义”，具有显著性，从而受到商标法的保护。但是，该保护仅局限于叙述性词语的“第二含义”，即商标权人仅获得“第二含义”上的专有权，商标权人以外的第三人仍然可以在“第一含义”上使用该叙述性词语来描述自己产品或服务的质量和特征。这就是所谓的法定合理使用制度。[14]

二、法定合理使用

（一）法定合理使用的构成要件

1946年《Lanham法令》全面吸收了普通法上法定合理使用（Classic Fair Use）制度并规定在第1115节（b）（4）。根据该条款，第三人善意、合理地使用他人的名称（Name）、短语（Term）、或图案（Device）来描述自己的产品或服务，只要该使用是一种描述性而非商标意义上的使用，就不构成商标侵权。[15] 该原则主要适用于使用了叙述商标的场合。当一个叙述性词语经过商标权利人长期不断的使用，获得了“第二含义”，并成为商标，受到商标法保护时，他人就不得在商标法意义上使用该商标，否则将构成商标侵权。然而，他人以描述性而非商标意义上使用商标权利人商标的“第一含义”，而且以善意、合理为限，则不构成商标侵权，而是这里所谓的法定合理使用。法定合理使用原则的立法精神在于“商标的注册人或持有者不能将某一描述性的短语作为其独占使用的权利加以限定，从而剥夺他人对其商品进行准确描述的权利。”[16] 为平衡商标权利人的商标专用权和他人使用公共词语的权利，法律创设了法定合理使用原则。

为了满足法定合理使用的要求，被告应证明其同时符合三个条件：第一、被告的使用是描述性的而非商标意义上的使用，即被告必须证明其使用的目的在于描述自己产品或服务的质量和特征，而不是在于区别产品或服务的来源；第二、被告的使用是为了描述自己的产品或服务；第三、被告的使用是善意的、合理的。譬如，在Re Dual-Deck Video Cassette Recorder Antitrust Litig一案中，原告是VCR-2的商标权人，对被告在其产品上使用“VCR-2”提起商标侵权之诉，而被告则提出法定合理使用之抗辩。被告出售一种带有两个录象机（Videocassette Recorders）的接受器，在录象机上分别标有“VCR-1”和“VCR-2”。法院认为，“VCR-2”作为商标已经具有第二含义而区别于“VCR-2”的第一含义，被告是在“VCR-2”的第一含义，以描述性方式而非商标意义上使用原告商标“VCR-2”，而且该使用是善意的、合理的。因此法定合理使用抗辩成立。[17] 又如，在法定合理使用的权威案例Zatarains, Inc. V. Oak Grove Smokehouse, Inc.中，原告把注册商标“Fish-Fri”使用在一种玉米粉的产品上，该产品搅拌成糊状物后用来炸鱼和其他海鲜。“Fish-Fri”的“第一含义”为煎炸调料。原告提供了民意调查报告来证明其使用的“Fish-Fri”叙述商标具有“第二含义”。被告在其煎炸调料上使用了“FISH FRY”字眼。上诉法院维持了地方法院的裁决，认定被告的法定合理使用之抗辩成立，因此不构成商标侵权。其理由是，原告使用了叙述性词语作为商标，该商标因原告的长期使用获得了“第二含义”而受商标法律的保护，但商标法仅在“第二含义”上保护原告的商标权。被告有权描述性地使用该词语的“第一含义”来描述自己的产品或服务，只要被告的使用是善意的、合理的。从被告提供的证据可以看出，被告没有在商标法意义上使用该词语，而且从来没有打算把“FISH FRY”注册为商标。另外，被告一直认为该词语是产品的通用名称。而且，从被告的使用方式上可以看出，被告最大限度地减小混淆可能。[18]

（二）法定合理使用与混淆之关系

以上关于法定合理使用构成要件的分析似乎表明，在商标侵权案件中，被告提出法定合理使用之抗辩，只要能够满足上述的三个要件，该抗辩就成立。 然而，有人认为，在适用法定合理使用时，还应该考虑混淆可能（Likelihood of Confusion）。法定合理使用抗辩与混淆可能的关系如何？这两者是否能够共存？学说和法院的看法不一。

美国著名的商标法专家McCarthy教授认为，商标的基本功能在于表示商品的来源或出处，商标保护的核心问题是制止混淆可能。因此，美国《Lanham法令》第32条也立足于禁止商标在“可能造成混淆、错误及欺骗”的情况下进行商业性使用。根据《Lanham法令》，判定商标侵权的惟一标准是混淆可能，该理论关注的是消费者的反映而不是销售者的主观心理状态。法定合理使用仅仅是一种不能导致混淆可能的使用。[19] 换言之，法定合理使用与混淆可能无法共存，如果存在混淆可能的情况下，法定合理使用之抗辩将无法成立。McCarthy教授从商标法的基本宗旨出发来阐述这两者的关系，具有可取之处。但是，他并没有指出由原告或者被告来证明混淆可能的存在与否。而且，他认为的合理使用无法与混淆可能共存也可能存在逻辑上的问题。一方面，若原告关于混淆可能的举证被采纳的话，被告关于法定合理使用之抗辩将无法成立。另一方面，若原告关于混淆可能的举证不被采纳，或者被告反驳了混淆可能，则商标侵权就不成立，被告也没有必要又提出法定合理使用之抗辩。因此，从逻辑上来讲，法定合理使用之抗辩似乎没有存在的必要。[20]

关于法定合理使用与混淆可能的关系，美国联邦巡上诉回法院也有两种截然不同的观点。一种观点认为，提出法定合理使用抗辩的被告还应该否定混淆可能，其抗辩才能够成立，持这种观点的法院有第五、第六和第九巡回上诉法院。在Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse一案中，第五巡回上诉法院指出，被告有权在“第一含义”上以描述性方式使用叙述性词语，只要这种使用没有使消费者对产品的来源产生混淆可能即可。[21] 同样地，第六巡回上诉法院在PACCAR Inc. V. TeleScan Technologies, L.L.C.一案认为，混淆可能的存在阻却了法定合理使用抗辩的有效成立。[22] 第九巡回上诉法院在KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression, Inc.一案中指出，被告没有否定混淆可能导致取法定合理使用抗辩无法成立。[23]

相反地，另一种观点则主张，被告只要被告提出的法定合理使用之抗辩满足上述三个构成要件，该抗辩就成立，被告无须否定混淆可能存在，是否混淆，在所不问。第二、第四和第七巡回上诉法院就是这种观点的支持者。第二巡回上诉法院在Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co.一案中指出，只要满足上述三个要件，法定合理使用抗辩就能够成立，即使存在混淆可能。[24] 类似地，在Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of Am.一案中，第四巡回上诉法院，混淆可能的存在并没有排除法定合理使用的使用。[25] 第七上诉巡回法院在Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc.一案也作出同样的阐述。[26]

最近，美国最高法院利用KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression I, Inc.一案，[27] 全面阐述法定合理使用原则并分析成就法定合理使用之抗辩的构成要件。最高法院指出，在商标侵权案件中，即使混淆可能存在的情况下，法定合理使用之抗辩也能成立，被告在提出法定合理使用之抗辩时，并没有义务否定混淆可能。该判决澄清了法定合理使用之抗辩与混淆可能的关系，从而一举解决了下级法院在该问题处理上长期存在的分歧。

在该案中，原告（Lasting Impression I, Inc.）和被告（KP Permanent Make-up Inc.）[28] 都是持久化妆（Permanent Make-up）行业直接的竞争者，他们都生产各自的色素产品。原告在其色素产品上使用的商标是“Micro Colors”，而被告也在其色素产品瓶子上的标签和宣传单上使用“micro color”[29]， 来描述其产品的色素程度和颜色种类以及进行相关的市场宣传。面对原告的商标侵权诉讼，被告提出了法定合理使用之抗辩。联邦第九巡回上诉法院推翻地方法院有利于被告的简易裁决，认为被告在主张法定合理使用之抗辩时，没有否定混淆可能之存在，因此该抗辩不成立。最高法院最后推翻了上诉法院的裁定，认为其关于被告有义务举证否定混淆存在是错误的，从而支持了被告关于法定合理使用之抗辩，认定商标侵权不成立。最高法院采用法律解释学和立法史学等方法，从以下五个方面逐一分析并批驳了法定合理使用与混淆可能不能共存的观念。

第一、法条的文字解释

最高法院认为，辨析法定合理使用之构成要件，最根本的着手点是法条本身。通过解释该法条，最高法院指出，法定合理使用的构成三要件中并没有包含混淆可能。[30] 因此，联邦第九巡回上诉法院要求被告在提出法定合理使用之抗辩时否定混淆可能是没有法律依据的。

第二、法条的整体结构解释

从法定合理使用法条的整体结构和上下文来看，被告也无须否定混淆可能。《Lanham法令》第1115节（b）构建了法定合理使用制度的整体框架，在商标侵权诉讼中，原告必须证明：（1）原告是商标权人；（2）商标侵权事实，即被告的使用“可能引起[消费者]混淆、误认、或受欺骗”[31]。如果原告满足了这两个要件，则被告可以提出包括法定合理使用在内的九个抗辩来反驳原告的商标侵权主张。[32] 从这个整体框架分析可以看出，原告若想在商标侵权案件中胜出，就必须证明存在混淆可能。相反地，若原告不能或不愿证明存在混淆可能，则被告根本就没有必要提出法定合理使用之抗辩，因为原告本身就会无法证明存在混淆可能而输掉诉讼。从原告已经证明了混淆可能可以推出，被告在提出法定合理使用之抗辩时，没有义务也没有必要重新否定混淆可能。

第三、立法目的

法定合理使用的立法目的在于“商标的注册人或持有者不能将某一描述性的短语作为其独占使用的权利加以限定，从而剥夺他人对其商品进行准确描述的权利。”[33] 由于商标法允许叙述性短语在获得“第二含义”的情况下成为商标，为商标权利人专用，这势必将限制他人使用原本属于公共领域的短语的权利，因此原则上讲，如果他人在“第一含义”上叙述性地使用他人商标，商标权利人无权阻却。

为成就法定合理使用之抗辩，若要求被告证明证明不存在混淆可能，则该抗辩将没有存在的必要，该立法目的也无法实现。如上所述，若被告能够否定混淆可能，则商标侵权就不成立了。被告无须舍易求难，再证明法定合理使用之抗辩的其他要件，来对抗原告的商标侵权诉讼。因此，最高法院指出，联邦第九巡回上诉法院的分析无法解释法定合理使用之抗辩存在的必要性。

第四、法定合理使用的立法史

从法定合理使用的立法史来看，法定合理使用抗辩之成立也没有要求被告否定混淆可能。在设计法定合理使用制度时，国会不但考虑到维护商标权人的合法权利，而且非常重视社会公共利益，该制度是为了确保“每个人都有权使用英语语言。。。。。。并确保没有人能够独占英语语言”[34]。如果国会的意图是混淆可能是法定合理使用的要件之一的话，则国会可能要求被告证明其使用“不可能欺骗消费者”[35]。然而，国会并没有使用这样的语言。

第五、普通法（Common Law）基础[36]

从普通法发展历程上来看，法定合理使用之抗辩也没有要求被告否定混淆可能。描述商标通常无法获得普通法上的保护，[37] 只有当描述性词语获得“第二含义”后，普通法才给予相当有限的保护。这些相对有限的保护也要受到合理使用抗辩的约束。普通法没有赋予商标权人独占使用描述性词语的权利，他人有权合理地、善意地、描述性地使用描述性词语。[38] 从早期的案例可以看出，合理使用没有要求否定混淆可能。在William R. Warner & Co. V. Eli Lilly & Co.一案中，法院认为“他人使用类似[描述性]标记来描述自己的产品并没有法律上或道德上的错误，即使它客观上引起公众对产品产生误认”。[39]

美国最高法院利用KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression I, Inc.一案全面地阐述了法定合理使用与混淆的关系，认为被告在提出法定合理使用之抗辩，没有义务否定混淆可能。而且，即使原告证明了混淆可能存在，法定合理使用抗辩仍然成立，只要其构成的三个要件能够得到满足。申言之，只有在原告能够证明混淆可能存在的前提下，才适用法定合理使用抗辩，法定合理使用是存在混淆可能情况下的一种“合法”的使用。这个命题似乎与商标法制止混淆可能的宗旨格格不入，这也是认为法定合理使用与混淆可能无法共存的学说和法院最主要的支撑点。最高法院却认为，商标法的目的除了制止混淆外，还有促进公平竞争、为消费者提供信息、保护社会公共利益，这些多重目的可能存在冲突。在叙述商标侵权案件中，制止混淆的目的应该让位于其他目的，以保护社会公共利益。这似乎表明了最高法院重新平衡商标权人与他人利益，弱化了（描述性商标的）商标权人的保护，而充分考虑了他人使用描述性词语的权利。

为成就法定合理使用之抗辩，被告无须否定混淆可能。这并不是说实际混淆一点都不影响法定合理使用的成立。比较可行的解决办法是，在认定法定合理使用构成要件时，法院会考虑是实际混淆对该抗辩构成要件的负面影响。譬如，实际混淆的证据可能在某种程度上说明了被告的使用是非描述性的或者是恶意的，从而影响了法院对该抗辩构成要件的认定。[40]

三、指示性合理使用

法定合理使用原则仅仅适用于被告使用原告的商标来描述被告的产品或服务这一情形，当被告使用原告的商标来描述原告的产品或服务时，该原则就不能适用。[41] 因此，法定合理使用原则存在适用范围狭窄的局限性。为弥补法定合理使用原则适用范围狭窄的局限性，联邦第九巡回上诉法院创设了指示性合理使用（Nominative Fair Use）原则，作为法定合理使用原则之补充。该原则适用于被告使用原告的商标来描述原告的产品或服务，尽管最终仍是为了描述被告自己的产品或服务。指示性合理使用最早是在1992年New Kids On The Block v. News America Publising, Inc.（下称“New Kids”）[42] 一案中确立的，在之后的2002年Playboy Enterprises Inc. v. Terris Welles（下称“PEI”）[43] 一案得到进一步的发展，2003年的Brothers Records, Inc. v. Jardine（下称“The Beach Boys”）[44] 一案对该原则的构成要件进行实质性的修订与完善，以更好地协调其与法定合理使用原则的关系。

（一）指示性合理使用的构成要件

在New Kids一案中，原告New Kids On The Block是一支乐队，持有“New Kids”商标。被告是两家报社News America Publishing，Inc.和Gannett Satellite Information Network，Inc.，他们分别出版USA Today和The Star两份报纸。两被告分别经营各自的电话热线，读者只要拨打“900”这个号码就能够回答相关的电话调查。这两份报纸刊出了由其组织的电话调查信息，该信息包括了“New Kids on the Block”的照片几个关于“New Kids”的问题。读者可以通过电话来投票表决New Kids成员中谁是他们心目中最性感、最喜欢的偶像。原告认为，被告宣传中擅自使用了其商标“New Kids”，遂对被告提起商标侵权之诉。初审法院以宪法第一修正案赋予被告的相关权利而作出有利于被告的裁决。

联邦第九巡回上诉法院没有探讨宪法第一修正案问题，而是把争议的焦点仍然集中在商标合理使用上。法院详细地探讨了法定合理使用原则的适用范围，并指出该原则仅适用于被告使用原告的商标来描述被告自己的产品或服务。由于系争商标“New Kids”不是叙述商标而是任意商标，被告使用原告的商标“New Kids”是指向原告New Kids On The Block自身，而不是用来描述被告自身的产品或服务，因此不能适用法定合理使用抗辩。[45] 法院跳出《Lanham法令》规定的法定合理使用抗辩的框架，在总结以往类似案例的基础上，创设性地提出了指示性合理使用原则。[46]

Kozinski法官详细地阐述了指示性合理使用原则并认为，为成就该抗辩，被告应证明其符合如下三个条件：（1）被告若不使用该商标将无法表示；（2）被告在合理必要的限度内使用；（3）该使用不得暗示其与原告存在赞助（Sponsorship）或者许可（Endorsement）关系。[47]

第一、不使用将无法表示

法院没有详细分析该要件如何适用，只是认为，若被告没有使用这个商标“New Kids”，是没有办法来准确表示这个乐队“New Kids on the Block”的。因此，满足第一要件的要求。

第二、在合理必要的限度内使用

同样地，法院也是简单地说明了被告对“New Kids”商标的使用是在合理必要的限度内。USA Today和The Star两家报纸只是在他们所发布的告示中使用“New Kids”商标来，用指示他们所组织的电话民意测验的对象——“New Kids on the Block”乐队，他们没有特别使用该商标特有的标记（Distinctive Logo）。因此满足第二要件的要求。

第三、不得暗示其与原告存在赞助或者许可关系

法院认为，被告仅在其告示中使用了“New Kids”字眼来指示他们所组织的民意测验的对象——“New Kids on the Block”乐队，该使用并没有暗示其与原告存在任何关系，也没有说明该乐队赞助或许可该民意测验。其中，USA Today还包含了“New Kids”乐队可能是“A Turn Off”的问题，这与赞助或许可关系恰恰相反。

在被告提出指示性合理使用抗辩的案件中，第一、二构成要件通常都能够得到满足。相对重要的，也是比较有争议的是第三构成要件。

在New Kids后，法院多次适用指示性合理使用原则。该抗辩没有成立的主要原因是被告的使用无法满足第三要件。譬如，在Kareem Abdul-Jabbar v. General Motors Corporation[48] 一案中，被告制作了一则商业电视广告。在广告中，有一个问题是“在全美大学生体育协会篮球锦标赛中，谁连续被评为最杰出的运动员？”，回答“Lew Alcindor，UCLA，67、68、69”（美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的Lew Alcindor在1967年、68年、69年被评为最杰出的运动员），广告接着说“Oldsmobile Eighty-Eight”像这个明星一样连续三年获奖。法院认为，被告在商业广告中使用了原告的商标和曾用名“Lew Alcindor”，暗示了原告与被告存在授权关系。因此，被告提出的指示性合理使用抗辩没有满足第三构成要件，该抗辩不成立。

在随后的PEI一案中，被告也提出的指示性合理使用抗辩。原告“Playboy”公司拥有“Playboy”、“Playmate”、“playmate of the Month”、“Playmate of the Year”联邦注册商标权。被告Terri Wells女士曾是“Playboy”杂志的模特并曾成为该杂志的封面女郎、荣获“Playmate of the Month”和“Playmate of the Year”称号。被告在其创办的一个********上使用了原告的商标。法院把该使用划分为三种类型：标题和标语广告；标记（Metatags）[49]；背景图样（Wallpaper）。鉴于，前面两种类型的使用，法院认为其满足构成三要件，我们这里重点探讨第三种类型，即背景图样。被告反复地使用了“‘PMOY’81”[50] 作为其通篇网页的水印背景，而且没有在“‘PMOY’81”的前面或后面加上被告自己的名字。法院认为，被告曾于1981年获得“Playmate of the Year”的称号，被告可以使用原告的商标“Playmate of the Year”来描述这一事实。但该使用仅局限于，超出这个范围，就不符合指示性合理使用的要求。法院裁定被告的指示性合理使用抗辩不成立，理由有二：第一，在使用中，原告并没有加上自己的姓名；第二，被告反复地使用“‘PMOY’81”，超出合理必要的限度。[51]

（二）指示性合理使用与混淆之关系   

指示性合理使用是法官在New Kids一案中首次创设的，适用于被告使用原告的商标来描述原告而非被告的产品或服务，以弥补法定合理使用适用范围狭窄之不足。在指示性合理使用原则的构成三要件中，第三构成要件显得尤为重要，也是最有争议的，该要件主要体现了该原则与混淆可能的关系。对于指示性合理使用原则与混淆可能的关系，学说和法院的看法不一。

McCarthy教授认为，合理使用（当然包括指示性合理使用）是一种不存在混淆可能的使用。[52]

法院则认为，在指示性合理使用案件中，应当采用其设定的三要件测试法来取代传统的Sleekcraft测试法，以更合理地评估混淆可能。在最初的New Kids案，以及后来的Kareem Abdul-Jabbar v. General Motors Corporation案和PEI案，法院都没有提及混淆可能，没有明确原告或被告是否应该证明或驳斥混淆可能的存在。在最近的Brothers Records, Inc. V. Jardine[53] 一案中，法院相对明确地指出“指示性合理使用的第三要件——不得暗示赞助或许可关系只是混淆可能的另一面”[54]。原告Brothers Records, Inc.持有并管理The Beach Boys乐队的商标“The Beach Boys”，被告Jardine曾是The Beach Boys乐队的成员，现自己组织乐队进行巡回演出。被告Jardine使用含有“The Beach Boys”商标，诸如“Al Jardine of the Beach Boys and Family & Friends”，“The Beach Boys, Family & Friends”或“The Beach Boys”进行宣传和演出。面对原告的商标侵权诉讼，被告提出了指示性合理使用的抗辩。法院认为，被告满足了该抗辩的第一、二构成要件，但没有满足第三构成要件，即被告的使用暗示了其与原告存在赞助或许可关系。第一，被告Jardine突出使用“The Beach Boys”。在宣传材料上，与“Family and Friends”相比，“The Beach Boys”更加突出、显眼。第二，被告Jardine的使用暗示被告的乐队是由The Beach Boys乐队赞助的。被告Jardine的经纪人证实，为了提高乐队的声誉，他们建议把“The Beach Boys”商标包括到被告Jardine自己乐队的名字中来。第三，造成消费者实际上的混淆。被告Jardine演出的组织者和部分消费者声称，他们不清楚到底是谁在进行演出。[55] 基于上诉三个理由，法院认为被告Jardine使用原告Brothers Record, Inc.的商标没有满足第三个构成要件的要求，因此，指示性合理使用之抗辩不能成立。

从以上案件的处理似乎可以看出，法院也是认为指示性合理使用是一种不会导致混淆可能的使用，只是在混淆可能的判定方法上，法院采用指示性合理使用的构成三要素来替代传统的Sleekcraft测试法[56]。若被告能够满足指示性合理使用构成的三个要件，在法律上就认为不存在混淆可能。

为了进一步探讨法院的上述思路以及指示性合理使用原则与混淆可能的关系，笔者认为有必要先辨析混淆的概念。混淆可以分为两种：一种是直接混淆，或狭义上的混淆，即消费者对产品或服务的来源产生混同、误认；另一种是间接混淆，或广义上的混淆，即消费者认为某生产商或经营商（通常商标侵权案件的被告）与实际生产商或经营商（通常是商标侵权案件的原告）存在某种赞助、许可、参股等关系，但实际上并不存在这种关系。[57] 美国传统的商标法令仅涉及直接混淆，而没有规定间接混淆。修改后的商标法令把两者囊括其中。[58]

在指示性合理使用案件中，法院没有明确原告是否要证明存在直接混淆可能。从逻辑上来说，该类案件中的原告与一般商标侵权中的原告一样，都应证明直接混淆可能的存在。若直接混淆可能一开始就不存在，则商标侵权就无从谈起，被告也没有必要提出指示性合理使用之抗辩。因此，比较合理的结论是，在指示性合理使用案件中，原告证明了直接混淆可能，而被告不愿或不能（多数情况是不能）驳斥直接混淆可能，就提出指示性合理使用之抗辩。应该说，在指示性合理使用案件中，被告用来描述原告的产品或服务的标记与原告的商标完全相同，直接混淆可能是显而易见的。实践中，一般被告都难以通过驳斥不存在直接混淆可能而赢得官司。所以被告就只能提出指示性合理使用抗辩。换言之，指示性合理使用原则是存在于直接混淆可能基础上的。法院没有具体再使用传统的Sleekcraft测试法来判定混淆可能是否存在，主要是因为被告使用与原告一样的商标，存在直接混淆是显而易见的。Sleekcraft测试法主要是用来判定类似商标是否造成混淆可能的，若再使用Sleekcraft测试法来判断相同商标是否构成近似，则显得多此一举。

从以上分析可以看出，在指示性合理使用案件中，法院的一般思路是存在直接混淆可能的前提下，被告提出指示性合理使用之抗辩。若能够满足该抗辩的三个构成要件，主要是不存在间接混淆，则商标侵权就不成立。这恐怕与学说和法院一贯认为的合理使用是一种不存在混淆可能的使用是完全矛盾的。

笔者认为，合理使用仅适用于混淆可能存在的前提下。当原告关于混淆的举证被法院所采纳，被告提出合理抗辩并以此赢得官司。这种观点正好与美国最高法院在最近的KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression I, Inc.一案的论述相吻合。在指示性合理使用案件中，法院（主要是联邦第九巡回上诉法院）不应再回避直接混淆可能，从而造成其逻辑上的自相矛盾。而是要与最高法院保持一致，承认在混淆可能存在的情况下，被告可以提出指示性合理使用抗辩。

四、我国商标合理使用制度

（一）我国商标合理使用制度之立法现状

我国《商标法》[59] 没有规定商标合理使用制度。商标合理使用制度仅散见于国家工商行政管理局颁布的行政法规。譬如，国家工商行政管理局1999年12月下发的《关于商标行政执法若干意见》第九条规定：“下列使用与注册商标相同或近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：（一）善意使用自己的名称或地址；（二）善意地说明商品或者服务的特征或者属性，尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期”。

2001年《商标法》虽然也没有正面规定合理使用制度，但其关于商标显著性的规定为合理使用的存在提供了理论基础和制度空间。2001年《商标法》第九条第（一）款规定了申请注册的商标必须具有显著性，便于识别。第十一条第（一）款先否定性地界定了那些标志不能作为商标注册，[60] 第（二）款再规定这些标志若经过使用而获得显著性，便于识别，亦可作为商标注册。除了第十一条规定的三种情况外，第十条也规定了地名具有其他含义的可以作为商标注册。2001年《商标法》在第十、十一条关于本身缺乏显著性的标记在经过使用获得显著性的情况下，可以注册为商标而受到商标法律的保护，该规定似乎暗示了商标合理使用制度。本身缺乏显著性的词语经过使用而获得“第二含义”，商标法在“第二含义”上给予商标权人以保护。但这并没有阻止他人在“第一含义”意义上使用这些标记。换言之，他人可以提出合理使用的抗辩。遗憾的是，2001年《商标法》仅关注商标显著性而没有具体涉及合理使用制度。立法者可能也意识到2001年《商标法》这一缺陷，及时地在2002年《商标法实施条例》第四十九条作出了相关规定。该条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”[61]

（二）我国商标合理使用制度之完善

尽管国家工商行政管理局1999年《关于商标行政执法若干意见》零星地提及合理使用，2002年《商标法实施条例》比较详细地列举了合理使用的适用范围，但我国合理使用制度还存在以下不足：

第一、立法层次较低

尽管2001年《商标法》在规定商标显著性时为合理使用的存在提供了制度空间，但其并没有具体涉及合理使用制度。该制度仅在行政法规有所涉及，显得立法层次较低。

第二、适用范围狭窄

从本文探讨美国合理使用制度可以看出，合理使用制度至少主要包括法定合理使用原则和指示性合理使用原则。而我国现有的规定仅涉及法定合理使用原则，指示性合理使用仍处于空白状态。另外，2001年《商标法》规定了四种可以通过使用获得显著性的情形，其中包括“缺乏显著特征”[62] 的概括性的规定。然而，2002年《商标法实施条例》第四十九条仅规定了三种情形，没有对应地把这个概括性的规定囊括进去。

第三、缺乏操作性

现有规定过于原则、概括，缺乏操作性。2002年《商标法实施条例》第四十九条仅简单地指出“无权禁止他人正当使用”，而何为“正当使用”，包括那些构成要件，法院如何认定？都没有相应的规定。这势必给司法实践带来一定的困难和混乱。

为弥补我国商标法上合理使用制度之不足，借鉴美国商标法上的相关规定和司法实践经验，笔者认为，我国商标合理使用制度可以从以下方面加以完善：

第一、在《商标法》上增加合理使用制度，提高立法层次

鉴于合理使用是商标权限制的核心和首要内容，是平衡商标权与其他社会公共利益的有效途径，因此，有必要在《商标法》中专门规定合理使用制度。在以后的《商标法》修订中，可以吸收现有行政法规的相关规定和总结司法实践中的有关问题。

第二、规定指示性合理使用制度，扩大合理使用适用范围

鉴于现有法律仅概括性地规定法定合理使用原则，而该原则具有适用范围狭窄的局限性。因此，有必要借鉴美国关于指示性合理使用的司法实践，在我国商标法增加指示性合理使用的规定，以弥补法定合理使用原则的制度缺陷。另外，可以在2002年《商标法实施条例》第四十九条增加类似“其他缺乏显著性”的规定，使其与2001年《商标法》第十一条相协调。

第三、细化“正当使用”[63] 构成要件，增加可操作性

正如上面所分析的，合理使用适用于叙述商标，该商标是经过使用而获得“第二含义”并具有显著性的，商标法也是在“第二含义”上保护商标权人的。因此，他人可以在“第一含义”上使用该标记。所以，我们可以借鉴美国商标法上关于法定合理使用的规定，要求提出“正当使用”抗辩的被告证明其满足两个条件。其分别是：（1）在主观上，被告的使用是善意、合理的。（2）在客观上，被告是在“第一含义”上使用。

五、结论

商标合理使用是商标法上的重要制度之一，是对商标权的一种限制，其目的在于平衡商标权人的商标权与他人的合法权益并兼顾社会公共利益。在商标权私益扩张的今天，有必要好好研究合理使用制度，以更好地协调、平衡商标权与社会公共利益，创造公平、有序的竞争环境。美国在商标合理使用的立法和司法实践中都相当发达，但是学说和法院对于合理使用的构成要素、适用范围等一直都存在较大的分歧，尤其是合理使用与混淆可能的关系。美国最高法院在最近的KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression, Inc.一案中似乎澄清了这两者的关系，统一了司法实践的不同做法。

尽管在过去的二十多年，我国的商标法制建设不断健全，商标执法水平不断提高，但是合理使用制度仍处于刚刚起步的阶段。研究并借鉴发达国家的先进经验，对于我国的合理使用制度具有重要的理论价值和实践意义。

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[1] 美国商标法上，可以构成商标的要素比较宽泛，包括文字（Words）、名称（Name）、符号（Symbol）、图案（Device）、图画（Picture）、式样（Design）、数字（Numeral）、姓名第一字母编制而形成的图案（Monogram）、缩写字（Abbreviation）、头字语（Acronym）、标语（Slogan）、片语（Phrase）、标签（Label）、包装（Package）、产品形状（Configuration of Goods）、姓氏（Surname）或其组合。

[2] 参见，崔立红著：《商标权及其私益之扩张》，山东人民出版社2003年，第51页。

[3] 商标的显著性又称为识别性或区别性。

[4] 参见，崔立红著：《商标权及其私益之扩张》，山东人民出版社2003年。

[5] 美国有的法院也把商标划分为五种类型，即除了包括上述四种类型的商标外，还有一种是“产品通用名称商标”（Generic Name Mark）。See KP Permanent Make-up, Inc., v. Lasting Impression, Inc., 124 S.Ct. 981 (2004)。本文认为，不应把“产品通用名称商标”作为第五类商标，因为其本身就不是商标。根据1946年《Lanham法令》第1114节（1）（a）的规定，产品通用名称不能注册为商标（即使注册了，任何时候都面临被取消的风险），不受商标法保护。通常名称与商标最主要的区别在于，前者指示某一类产品或服务，譬如“Piano”是一种乐器，消费者不会因此而联想到其出处。而后者表示某特定商品或服务的来源，譬如“Yamaha”钢琴。在商标侵权诉讼中，被告通常会提出原告的商标是产品通用名称而不能作为商标保护。

[6] See Two Pesos, Inc. V. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 768, 112 S. Ct. 2753, 120 L. Ed. 2d 615 (1992)。有人把前三种情形称为“商标的固有显著性”，后一种情形称为“商标的获得显著性”。参见黄晖著：驰名商标和著名商标的法律保护，法律出版社2001年，第12页。

[7] “第一含义”又被称为“原始含义”或“主要含义”，“第二含义”也被称为“次要含义”。商标“第二含义”原则不仅适用于叙述性词语，而且同样适用于本身缺乏显著性的地名或人名。本文仅探讨叙述性词语的“第二含义”。

[8] 参见6 Beav. 69, 49 Eng. Rep. 750 (Rolls 1833)。

[9] See 305 U.S. 315, 59 S. Ct. 191, 83 L. Ed. 195 (1938)。在1946年《Lanham法令》之前，“第二含义”原则由普通法所确认和发展。1946年的《Lanham法令》第1052（f）全面吸收了该原则。

[10] See Vision Center v. Opticks, Inc., 596 F.2d 111, (5th Cir. 1979), at 118。

[11] 参见Trademark Manual of Examining Procedure, 2nd Edition (1997), §1212.04-06。

[12] 参见曾陈明汝著：《商标法原理》，中国政法大学出版社2003年，第280页。

[13] See《 Lanham法令》第1065节。

[14] 商标合理使用可以分为商业性合理使用和非商业性合理使用，本文主要探讨商业性合理使用而不涉及非商业性合理使用。

[15] See《Lanham法令》第1115节（b）(4)。

[16] See 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992), at 306。

[17] See Re Dual-Deck Video Cassette Recorder Antitrust Litig, 11 F.3d 1460 (9th Cir. 1993), at 1467。

[18] See Zatarians, Inc. V. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F. 2d 786 (5th Cir. 1983)。

[19] See McCarthy J. Thomas, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed.), 2003,§23:107。

[20] 参见拙文《美国商标合理使用原则的最新发展：The Beach Boys一案评析》，载《电子知识产权》，2005年第5期。

[21] See Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) , at 796。

[22] See PACCAR Inc. v. TeleScan Technologies, L.L.C., 319 F.3d 243 (6th Cir. 2003), at 256。

[23] See KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression, Inc., 328 F.3d (9th Cir. 2003), at 1072。

[24] See Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co., 125 F.3d 28 (2nd Cir. 1997) , at 30-31。

[25] See Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of Am., 110 F.3d 234 (4th Cir. 1997) , at 243。

[26] See Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055 (7th Cir. 1995) , at 1059。

[27] KP Permanent Make-up, Inc., v. Lasting Impression, Inc., 124 S.Ct. 981 (2004)。

[28] 该案最早是由KP Permanent Make-up Inc.向地方法院提起的，Lasting Impression I, Inc.提出反诉，接着Lasting Impression I, Inc.不服地方法院的裁决向联邦第九巡回上诉法院提出上诉，最后，KP Permanent Make-up Inc.向最高法院提出上诉。为了讨论方便，本文不区分当事人在不同诉讼阶段的不同称谓。

[29] 除了使用“micro color”外，被告还使用了“microcolor”和“micro colors”。由于这些词语的细微差别对本案没有实质性影响，法院仅考虑使用“micro color” 和“micro colors”字眼。

[30] 关于法定合理使用的构成要件可参见本文“法定合理使用的构成要件”这一小节。

[31] 参见《Lanham法令》第1115节（b）。

[32] 这九种抗辩包括（1）商标注册或不可置疑资格是通过欺诈取得的；（2）商标被商标权人放弃；（3）商标不是用在被核准的商品或服务上；（4）法定合理使用；（5）使用在先；（6）根据州或外国法律在特定区域注册在先；（7）商标的使用违反美国反托拉斯法；（8）功能性商标，譬如为了有效竞争；（9）违反衡平法原则。See《Lanham法令》第1115节（b）（1）至（9）。

[33] See 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992), at 306。

[34] H.R. 102 Hearings 72。

[35] H.R. 5461, 77TH Cong., 1st Sess. § 33(b)(4), at 28 (1941)。

[36] 在《Lanham法令》之前，法定合理使用之抗辩主要由普通法发展而来，《Lanham法令》只是汇编了普通法的相关规则。

[37] See Armstrong Paint & Varnish Works v. Nuenamel Corp., 305 U.S. 315, 335 (1938)。

[38] See Thaddues Davids Co. V. Davids, 233 U.S. 461, 470 (1914)。

[39] See William R. Warner & Co. V. Eli Lilly & Co., 526, 528 (1924)。

[40] See International Trademark Association, “Brief of Amicus Curiae the International Trademark Association in Support of Petitioner”, The Trademark Reporter, May-June 2004, at 734。

[41] 实务中如何具体辨别法定合理使用和指示性合理使用及其适用范围，有时候是有一定的难度的。一般来说可以通过如下两种方法：第一，系争标记是否具有双重含义，若具有双重含义，则可能涉及前者，原告在商标法意义上使用该标记，而被告在非商标法意义上使用；若仅有一个含义，则更可能涉及后者，原被告都在商标法意义上使用该标记。第二，描述对象，前者中，被告使用该标记描述被告自己的产品或服务的，而后者中，被告使用该标记描述原告的产品或服务，尽管最终是用来描述被告自己的产品或服务。在Brothers Records, Inc. v. Jardine一案中，就如何界定被告使用原告的商标是来描述被告的产品或服务，还是来描述原告的产品或服务，法院没有给出一个明确的判定标准。而且，法院也承认在某些情况下，这一区别是不明显的。

[42] See 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992)。

[43] See 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002)。

[44] See 318 F. 3d 900 (9th Cir. 2003)。

[45] 同注2，第308页。

[46] 在这些类似事实的案例中，法院一般都认为商标侵权不成立，只是没有非常明确地以指示性合理使用抗辩为由作出有利于被告的裁决。譬如，在Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church, 411 F.2d 350, 351-52 (9th Cir.1969)一案中，法院认为，只要没有暗示原被告存在授权或赞助关系，被告汽车修理店可以使用原告的商标“Volkswagen”来告诉消费者其修理原告生产的“Volkswagen”牌汽车。若被告在其广告中没有使用“Volkswagen”或其缩写“VW”字眼，将不可能或难以向消费者说明其修理“Volkswagen”牌的汽车。

[47] See 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992), at 308。

[48] See 85 F. 3d 407 (9th Cir. 1996)。

[49] 标记（Metatags）是用来描述网站主要内容的关键词，搜索引擎主要通过标记来实现网站的搜索。当网络用户在搜索引擎上使用“Playboy”或者“Playmate”进行搜索时，就可以搜索到被告的网站。但是，被告在设计其标记时并没有反复地使用“Playboy”或者“Playmate”，因此她的网站不会出现在搜索结果列表的最上方。

[50] “PMOY”是原告联邦注册商标“Playmate of the Year”的简称，“81”代表被告在1981年获得该称号。虽然“PMOY”本身不是商标，但法院支持了原告的主张，给予相应的法律保护。See 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002), at1628，Footnote 32。

[51] See 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002), at 1628-1629。

[52] 关于McCarthy教授的观点，详细论述参见本文的第二部分。

[53] See 318 F. 3d 900 (9th Cir. 2003)。

[54] 同上，第908页Footnote 5。

[55] See 318 F. 3d 900 (9th Cir. 2003), at 1297-1298。

[56] Sleekcraft测试法，又称为八要素测试法，是由法院在AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir. 1979)一案中所提出的，该方法主要是便利法院判定混淆可能。Sleekcraft测试法包括八个要素：（1）商标的显著性；（2）商标的相似性；（3）与产品或服务的相关性；（4）被告的意图；（5）实际混淆证据；（6）销售渠道；（7）生产线扩张的可能性；（8）消费者可能注意程度。

[57] 参见，黄晖著：《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社2001年，第60页。

[58] 15 U.S.C.§ 1125(a)(1)规定，被告在其产品或服务上使用与原告相同或相似的标记，并且可能造成消费者对产品或服务的来源、赞助关系、许可关系产生混淆可能。

[59] 包括1982年《商标法》、1993年《商标法》和2001年《商标法》

[60] 2001年《商标法》第十一条第（一）款规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、重要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。”

[61] 该条款的提法是“正当使用”，与本文的“合理使用”没有本质区别。

[62] 2001年《商标法》第十一条第（一）款第（三）项。

[63] 这里仅探讨我国“正当使用”，即类似于美国商标法上的法定合理使用的构成要件。

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